知的財産及びノウハウを開示する契約を締結する際に注意すべきこととは?

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1. はじめに

企業(又は個人。以下では単に「企業」といいます。)が、他の企業(以下では「取引先」といいます。)から、技術(本稿「1」及び「2」では、知的財産及び ノウハウをまとめて「技術」といいます。)の提供を条件とした取引を持ち掛けられた場合、どのような点に注意すべきでしょうか。

「取引に関する契約書を作成すべきである」という意識を持つ企業は多いと思われます。それが注意すべき点であることは確かです。しかしながら、契約書を作成さえすればよいとの意識で、取引先から示された契約書や、インターネットで探し出した契約書を用いてそのまま契約を締結すると、企業に不利な結果を招いてしまう可能性があります。

企業が招きうる不利な結果とは、例えば、以下のものが考えられます。
・取引先を信頼して開示した技術を流用され、貴社が開発しようとしていた製品を取引先が先に開発してしまう。
・技術を開示した直後に契約を解消され、技術開示の対価を回収することができない。
・契約終了時に技術の内容を示した資料やデータを返還してもらえず、技術流出の危険が高まる。

このような不利な結果が生じる可能性があるため、契約書を作成する際は、「自社の技術を保護する条項を定めた契約書を作成する」という点に注意すべきです。
本稿では、このような契約書を作成する際の視点をご紹介いたします。

2. 知的財産及びノウハウの保護を行うために契約書に定める べき事項

契約書には、企業が取引先に対して技術を開示する際のルールが定めることになります。契約書の定めは取引内容によって柔軟に決定されるべきですが、一般的には、①技術の開示範囲をどのように特定するか、②開示の対価をどのように定めるか、③契約期間をどのように定めるか(契約の終了事由を含みます。)、④契約終了後の権利関係をどのように定めるかが重要であると考えられます。

(1)①技術の開示範囲の特定

まず、契約書において、開示対象となる技術を特定する必要があります。知的財産について、例えば特許であれば、特許番号や出願番号等、特許庁に登録されている事項を明記することによって、特定を行うことが可能です。そのため、契約書に「下記特許番号の特許」といった記載を行って、知的財産の特定を行うことになります。
ノウハウについては、特許庁における登録があるわけではないため、特許番号等による特定が困難です。そのため、その範囲の特定に注意を払う必要があります。
ノウハウの特定は、技術内容の説明や、開示方法の記載(契約書に「●●という方法により開示するノウハウ」といった記載)により行うことになります。

(2)②開示の対価

契約を締結する以上、取引先から技術開示の対価を確実に回収することが必要不可欠です。そのため、対価設定や支払方法を明確にする必要があります。
対価の定め方としては、以下の方法が考えられます。
・月額費用や年間費用といった特定の費用を明記する。
・売上を基礎としてこれに一定の率を乗じて決定する。

前者は契約書に明記すれば足りますが、後者は、単に率を記載するのでは足りません。後者の定め方は、「売上」が何を指すのかも明記する必要があります。例えば、製品Aを製造するための技術を開示する際の売上は、「製品A」に関する売上になるのが自然ですが、例えば「製品B」にも流用することが可能であった場合に、「製品B」の売上も対価の基礎にするのか否かを明記する必要があります。これについて企業と取引先との間で認識に齟齬が生じれば、紛争が生じるおそれがあります。

(3)③契約期間の定め

契約期間は、企業が技術開示の対価の回収を行うために必要な期間を検討したうえで、決定する必要があります。例えば、技術の開示を受けた直後に中途解約がなされると、対価回収に失敗することになります。そのため、中途解約の制限等契約終了に関する定めを明確にする必要があります。

(4)④契約終了後の権利関係

契約が終了した後には、取引先に提供した資料やデータを回収する必要があります。そのため、これに関する条項を定める必要があります。なお、資料やデータの回収が困難である場合は、取引先に消去を求めることになりますが、消去を行った際にその旨を書面で表明してもらう等の措置を講じてもらう旨条項を定めるべきです。
また、取引先が、企業が開示した技術に基づき生産ラインを組んだ場合等、契約終了後も、事実上当該技術を利用し続けることになる可能性もあります。これを想定して、契約終了後であっても一定額の対価の支払いを求めることにするのか否かを検討し、契約書に予め定めておくべきです。

3. まとめ

知的財産やノウハウの開示を伴う契約を締結する際には、以上に述べた点に注意を払うべきです。もっとも、以上の点に注意を払えば万全であるというわけではなく、当然ながら他の条項にも注意を払う必要があります。

契約書の条項について、どのような点に注意を払い、どのように定めるかは、取引内容によって千差万別です。そのため、契約書のリーガルチェックに関して知識を有する弁護士にリーガルチェックを依頼することは、企業のリスクヘッジに有用なものといえます。

当法人では、知的財産及びノウハウが関係する取引に関する契約書を作成し、またリーガルチェックを行った経験を有する弁護士、知的財産及びノウハウに関係する紛争に係る経験を有する弁護士が所属しています。

企業の知的財産及びノウハウを保護するために、これらに関する契約書を作成したいという企業の経営者の方、取引先から契約書を提示され、その内容が問題ないか確認したいという企業の経営者の方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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